進軍美國市場如何應(yīng)對專利侵權(quán)風(fēng)險

企業(yè)要探索潛力巨大的新市場，著實令人振奮，但如果準備不足，就可能會卷入法律訴訟中，并導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展計劃在早期階段就擱置不前。對于想要在美國市場分一杯羹的外國公司而言，專利糾紛往往不可避免。為避免可能出現(xiàn)的災(zāi)難性局面，筆者提出以下建議，以期為企業(yè)提供參考。

謹慎開展盡職調(diào)查

首先，新進入某一市場的新成員常面臨專利糾紛。有意忽視顯而易見的風(fēng)險，并非明智之舉。因此，中國企業(yè)在進入美國市場前，至少應(yīng)開展適當(dāng)?shù)谋M職調(diào)查。一般而言，盡職調(diào)查團隊通常由研發(fā)工程師、內(nèi)部專利代理人或?qū)＠蓭?、法?wù)部成員、營銷人員組成，有時也有外部美國專利律師參與。其中，營銷人員了解美國市場的主要競爭者；內(nèi)部專利律師、法務(wù)部或外部律師可幫助收集競爭者的訴訟歷史，并了解其專利訴訟行為；專利律師可對競爭者的美國專利和專利申請進行分析和鑒定；研發(fā)工程師了解產(chǎn)品的技術(shù)特征，可協(xié)助內(nèi)部專利律師確定專利是否涵蓋產(chǎn)品的某些特征。有時，公司內(nèi)部團隊在處理專利糾紛過程中，往往通過專利分析之后會發(fā)現(xiàn)大多數(shù)競爭對手的相關(guān)專利并不構(gòu)成威脅。但碰到棘手情況時，企業(yè)則需要積極尋求外部律師的幫助，涉及美國專利法實質(zhì)性問題（例如專利權(quán)利保護范圍或等同性原則下的侵權(quán)）時尤為如此。此外，對于那些動輒就提起專利訴訟的競爭者，企業(yè)應(yīng)當(dāng)謹慎對待，并深入研究和分析其專利組合狀況。

在專利訴訟中，如果企業(yè)被判專利侵權(quán)，通常會面臨賠償。賠償額是根據(jù)專利所有人損失的利潤和/或合理的專利許可費進行計算的。想要被告賠償公司的損失，專利所有人必須證明被告侵權(quán)行為確實是導(dǎo)致利潤損失的原因，而這一點通常很難證明。相比之下，以合理的專利許可費判定賠償金額更為常見。合理的許可費的計算基于很多事實因素，譬如：剩余的專利權(quán)期限、專利特征能否影響整個產(chǎn)品或組件、專利特征是否是促進銷售的因素、產(chǎn)品的價格和利潤、其他專利許可、行業(yè)內(nèi)類似的專利許可、專利所有人和被告之間的競爭性關(guān)系等。這部分專利分析涉及大量信息，需要團隊成員進行大量證據(jù)分析，成本頗高。

有時，法院會發(fā)布禁令，比如要求侵權(quán)人停止特定市場活動（例如產(chǎn)品制造及銷售）。這些禁令對較為重視美國市場的公司的影響可能比單純的經(jīng)濟賠償要嚴重得多。企業(yè)尤其需要注意的是商業(yè)展會上的“臨時禁令”（TRO）。TRO雖不常見，卻能給企業(yè)帶來毀滅性的后果。包括中國公司在內(nèi)的很多公司常常在展銷會上推介產(chǎn)品，尋求潛在客戶。如果專利所有人認為某參展商在展銷會上的活動侵犯其專利權(quán)，專利所有人可向美國法院呈交訴狀，申請法院發(fā)布TRO，禁止參展商在展銷會上展示產(chǎn)品。在發(fā)布展銷會TRO后，法院可能在一日內(nèi)作出判決。在這種情況下，留給參展商（被控侵權(quán)人）反應(yīng)的時間少之又少。甚至，法院可能在尚未通知被控侵權(quán)人的前提下發(fā)布TRO。如果法官認為無需發(fā)布通知，參展商甚至無從提前知曉已發(fā)布TRO。當(dāng)TRO的申請成功后，專利所有人會協(xié)同美國聯(lián)邦警察在展銷會上展示法院禁令、強制沒收參展產(chǎn)品或者關(guān)閉參展商展位。對原告而言，TRO的好處不言而喻；對被告而言，其后果不堪設(shè)想——參展商在展銷會上花費巨資，結(jié)果一無所獲，而且由此帶來的許多公關(guān)影響也可能造成惡劣后果。

另外，企業(yè)可能也需要為他人的侵權(quán)行為承擔(dān)法律責(zé)任。根據(jù)美國專利法的相關(guān)規(guī)定，任何未經(jīng)授權(quán)制造、使用、許諾銷售或銷售發(fā)明專利的行為均構(gòu)成專利侵權(quán)。這表示，公司或個人如有上述行為，就可能要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。譬如，終端用戶如果侵犯了專利權(quán)，銷售商可能需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。供應(yīng)商與買方簽訂合同時，通常會承諾為買方承擔(dān)專利侵權(quán)指控的責(zé)任。向買方銷售產(chǎn)品前，企業(yè)需要審慎擬定合同并仔細檢查，了解合同是否會因為買方將產(chǎn)品帶入美國市場給自己帶來問題。

接受適當(dāng)法律風(fēng)險

對律師而言，法律上最安全的行為應(yīng)該不存在任何風(fēng)險，但是，這在商業(yè)領(lǐng)域卻行不通。企業(yè)需要認識到商業(yè)行為肯定伴隨一定程度的法律風(fēng)險，要能夠接受適當(dāng)?shù)姆娠L(fēng)險，并制定應(yīng)對和預(yù)防措施。例如，在初步專利調(diào)查后，若公司內(nèi)部團隊僅識別出部分專利存在風(fēng)險，建議聘用合格的美國專利律師，對專利資產(chǎn)做一次更徹底的分析，必要時，可擬定非侵權(quán)或?qū)＠麩o效意見，消除故意侵權(quán)的潛在指控。

有時，從商業(yè)角度看，企業(yè)規(guī)避某些風(fēng)險的成本過高，采取這些規(guī)避措施顯得不切實際。此時，公司應(yīng)準備好承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險，采取合理、實際的措施。例如，有時企業(yè)的產(chǎn)品可能涉及成千上萬件專利。無論從人力還是財務(wù)資源角度來說，徹底調(diào)查每一件專利并不現(xiàn)實。在此情況下，企業(yè)承認并接受專利侵權(quán)風(fēng)險，并將其考慮為商業(yè)成本的一部分，可能更為合理。

即使在專利數(shù)量更易掌控的條件下，某些專利對企業(yè)來說，也可能存在相當(dāng)?shù)奶魬?zhàn)性。例如，當(dāng)企業(yè)存在專利侵權(quán)風(fēng)險時，規(guī)避設(shè)計是一種常見做法，但是很多時候，不可能做到100%的規(guī)避。即便是企業(yè)認為比較安全的規(guī)避設(shè)計，專利所有