其實如果專利注冊人著急產(chǎn)品的上市,可以發(fā)明專利、實用新型同時申請專利,根據(jù)專利法第九條第一款規(guī)定:同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是,同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利,先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的,可以授予發(fā)明專利權(quán)。
由上述規(guī)定可知,申請人可對同樣的發(fā)明創(chuàng)造同時申請實用新型專利和申請發(fā)明專利
1、延長主動分案的時間。
在同一份申請文件中,發(fā)明人可能針對其所要解決的技術(shù)問題,提出多種技術(shù)方案。寫入權(quán)利要求書中的技術(shù)方案,在不具有單一性時,審查員會發(fā)出要求分案的審查意見。又由于權(quán)項超出十個會增加每項150元的超項費,也有些技術(shù)方案是明顯不具有單一性的,申請人出于申請費用的考慮,可以將這些不具有單一性的技術(shù)方案寫在說明書。這些技術(shù)方案可能不被申請人在實際生產(chǎn)采用,但卻很可能被同行所采用。在市場推廣過程中,發(fā)明尚在審查過程,申請人可以根據(jù)市場應(yīng)用的情況,對于那些被同行應(yīng)用的技術(shù)方案提出主動分案申請,以達到壟斷市場,保護自身市場利益的目的。由于同時申請了實用新型,有實用新型專利權(quán)進行維權(quán),發(fā)明的審查過程較長,有更長的時間來考慮是否需要進行分案申請。
2、發(fā)明不必急于授權(quán),可進行更多次的答復(fù),以爭取更大的保護范圍。
發(fā)來的發(fā)明審查意見中,通常有一些不合理之處,一是審查員對技術(shù)方案的理解不正確;二是審查員會用事后諸葛亮的思維而認為沒有創(chuàng)造性。若沒有同時申請實用新型的話,申請人會因為希望早日獲得授權(quán),采用同意審查意見,及時做出讓步,修改權(quán)利要求書的方式進行答復(fù)。這樣的話,會喪失很多與審查員爭辯的機會,失去很多原本有機會可以爭取到的專利保護范圍。
3、發(fā)明的授權(quán)不一定需要放棄實用新型。
專利代理行業(yè),有一種觀點認為代理人不需要做出創(chuàng)造性勞動,照著技術(shù)交底材料來寫。而另一種觀點認為代理人對發(fā)明人的技術(shù)方案進行撰寫時,是第二次創(chuàng)造。撰寫時需要充分理解技術(shù)交底材料,基于自己的經(jīng)驗,與發(fā)明人深度溝通,將創(chuàng)新內(nèi)容補充完整,寫出內(nèi)容更為豐富的申請文件。由于權(quán)利要求有超項費產(chǎn)生,因此,在同時申請發(fā)明和實用新型時,可以考慮將二者的權(quán)利要求寫出不同的內(nèi)容。將采用較多現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案寫在實用新型的申請文件中,而將較具有前瞻性的技術(shù)方案寫至發(fā)明的申請文件中。這樣的二份申請,雖然來自同一個發(fā)明創(chuàng)意,卻會因為技術(shù)方案存在差異,構(gòu)成不同的保護范圍,也就不是專利法上所說的“相同的發(fā)明創(chuàng)造”,二者的權(quán)利可以同時存在。
4、專利保護期限更長。
若只申請實用新型,專利權(quán)只能是從授權(quán)日開始,至申請日之后的第十年。若同時申請了發(fā)明和實用新型,則可以將保護期限延長至申請日之后的二十年。
5、發(fā)明授權(quán)之前的公開階段,被人使用了,還可以通過實用新型專利權(quán)進出專利維權(quán),讓侵權(quán)方進行賠償,而不只是發(fā)明公開狀態(tài)的技術(shù)使用費。
專利法第十三條規(guī)定:發(fā)明專利申請公布后,申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當(dāng)?shù)馁M用。即享有請求給付發(fā)明專利臨時保護期使用費的權(quán)利,但對于專利臨時保護期內(nèi)實施其發(fā)明的行為,申請人并不享有請求停止實施的權(quán)利。因此,在發(fā)明專利臨時保護期內(nèi)實施相關(guān)發(fā)明的,不屬于專利法禁止的行為。在專利臨時保護期內(nèi)制造、銷售、進口被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品不為專利法禁止的情況下,其后續(xù)的使用、許諾銷售、銷售該產(chǎn)品的行為,即使未經(jīng)專利權(quán)人許可,也應(yīng)當(dāng)?shù)玫皆试S。也就是說,專利權(quán)人無權(quán)禁止他人對專利臨時保護期內(nèi)制造、銷售、進口的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品的后續(xù)使用、許諾銷售、銷售。對于在專利臨時保護期內(nèi)制造、銷售、進口的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品,在銷售者、使用者提供了合法來源的情況下,銷售者、使用者不應(yīng)承擔(dān)支付適當(dāng)費用的責(zé)任。由此可見,在發(fā)明授權(quán)之前的公開階段,別人使用其專利技術(shù),在維權(quán)過程中將會大打折扣,若是同時申請實用新型,實用新型的授權(quán)時間和發(fā)明的公開時間相近,此時已經(jīng)可以采用實用新型專利權(quán)進行維權(quán),克服了發(fā)明的臨時保護期的不足。
基于上述的特點,申請人的發(fā)明創(chuàng)造是關(guān)于結(jié)構(gòu)方面的創(chuàng)新,有一定的技術(shù)含量,又急于用在上市產(chǎn)品時,都建議同時申請發(fā)明和實用新型。